彭博法律:美国专利适格问题混乱,区别于其他国家

彭博法律:美国专利适格问题混乱,区别于其他国家

《彭博法律:美国专利适格问题混乱,区别于其他国家》

编辑:肖研作者:Matthew bultman原题目:U.S. Patent Eligibility Muddle Sets It Apart From Other Countries发表时间:2021.11.12来源:Bloomberglaw

编者:美国自2011年实施《美国发明法案》,在2014年最高院的Alice案后,有关计算机程序类的发明可专利性的问题(patent eligibility,专利适格,涉及第101款,可被授予专利权的主题)就成为困扰美国专利界的一大难题,美国专利和商标局USPTO的审查标准、专利审判和上诉委员会PTAB的裁决,以及地方法院的裁决经常会出现相互矛盾的地方,这为律所和企业也带来了困扰。本文就是基于这一情况,根据USTPO最近一次有关征集对专利适格问题的意见时,一些企业反馈了呼声,其最终目的还是希望未来新任局长以及美国法院对于美国当前混乱的专利适格问题提出更为有效的办法,否则在与其他国家针对这一问题的处理方式上,将会为美国创新带来负面影响。

爱立信已经公司已经在90多个国家为一项媒体编码发明申请了专利,但在美国,需要说服专利审查员其符合专利法保护的条件。

爱立信的申请被多次拒绝,人们质疑它是否符合美国专利法的适格标准。该公司的专利律师不得不重新修订权利要求,并与该机构发生了争执。

根据爱立信的说法,一名审查员最终批准了这项专利,但他表示,这项专利能否在法庭上通过适格性挑战还很难说。

爱立信在回应USPTO就适格性问题上所发表的意见的请求中,描述了自己的经历,突显出一些公司在美国如何以不同于世界其他地区的方式来应对适格的要求。一位USPTO的发言人表示,该局正在评估这些评论。

虽然许多其他主要知识产权司法管辖区都有明确且可预测的专利保护标准,但一些公司和律师说,美国的制度涉及了更多不确定性,专利局和法院之间也存在脱节。

一些人认为,这些问题促使投资者远离开发人工智能等新技术的公司。与此同时,公司和大学正在将创新保护从美国专利转向其他的保护形式,包括商业秘密和版权。

“长期的后果将从根本上抑制创新的速度,因为不会在别人的发明基础上进行建设”,Foley Hoag LLP律所律师、美国知识产权法协会前主席Barbara Fiacco说道。

对适格的重新审视

《专利法》第101条规定了美国专利保护的底线,并成为对其解释的争论焦点。

美国最高法院为适格的主题设置了例外:自然法则、自然现象和抽象概念。但是如何区分非专利的想法仍然不清楚。

今年5月,大法官们要求联邦政府提供意见,因为法院正在考虑是否复审一项裁决,该裁决导致一项传动轴专利无效,因为该专利被发现与物理学定律有关。

美国总统拜登提名的专利局局长凯瑟琳·维达尔,如果得到参议院的确认,可能会帮助塑造该机构的适格审查方法。

许多提交评论的公司,包括爱立信、IBM以及美国知识产权法协会AIPLA和纽约知识产权法协会NYIPLA等组织,都表示,围绕美国专利主题的适格问题存在很大的不确定性。

总部位于瑞典的爱立信报告称,该公司每年在研发方面的支出约为50亿美元,并从知识产权使用费中获得可观的收入。该公司表示,一项专利权利要求如果在其他国家获得授权但是在美国却被挑战适格的问题时,将是非常沮丧的事情。

爱立信说,在美国,专利申请过程也可能需要更长的时间,公司可能被迫接受更窄的保护,或者在某些情况下,因为适格性问题被驳回而放弃申请。

其他人也同意这一观点。例如,纽约知识产权法协会表示,在加拿大等地,克服申请被驳回的问题会更容易。

Leison Ellis LLP律师罗伯特·艾萨克森说,在欧洲,一旦专利审查员处理了适格性问题,它往往不会在执行过程中重新出现该问题。这使欧洲有别于美国,在美国,适格性问题可能是诉讼的焦点。

“即使每个人都同意任何披露不是在先技术,每个人都认为它非常新颖,仍有101款对这些发明的不确定性存在”,McKool Smith PC的代理人尼古拉斯·马蒂奇说。

“也就是,据我所知,这在其他国家的专利系统中并非是这样”,马蒂奇说。

国家调整

代表大学技术转让办公室的AUTM表示,包括欧洲、韩国和日本在内的许多主要专利局的法律框架在如何评估资格方面已经变得更加一致,特别是在计算机实施的发明方面。

由于美国对适格标准的困惑,USPTO于2019年发布了审查指南,当时还在专利局工作的马蒂奇说,部分目标是与其他国家一致。

AUTM和其他机构表示,此举起到了帮助作用。美国Kilburn & Strode LLP律师凯莉亚·布林·雅格布森最近在德克萨斯大学法学院举办的一次知识产权会议上说,美国和欧洲专利局已经在适格条件的主题上达成了一致。

但是美国法院不必遵循USPTO的做法。

“与其他主要机构相比,我们在美国遇到的问题是,这里的法院完全无视或完全敌视PEG”,AUTM在对专利局的评论中提到了该局的指导意见。

限制的指导

美国联邦巡回上诉法院在2019年克利夫兰诉真实健康案(Cleveland Clinic v. True Health)的裁决中表示,它尊重“USPTO的专业知识”,但法院“不受其指导原则的约束”。一年后,法院强调了这一点,称该指南不能取代最高法院确定的适格性裁决(注:应该指的是Alice案裁决标准)。

马蒂奇说:“最终,USPTO是否授予你专利并不重要,这件事在法庭上能否强制执行仍然是一个很大的问号,因为这才是最重要的”。

联邦巡回上诉法院最近并没有采取什么措施来澄清问题。

斯坦福大学法学院教授Mark Lemley在德克萨斯大学的活动上说,“在IT领域,真的很难判断你的申请是否会继续下去”。

伦敦Mathys & Squire LLP律师Sean Leach说,他可以合理确定地预测,在欧洲专利局,一项特定的专利申请可能会出现哪些适格问题(如果有的话)。

“我不知道如何在美国的时间中给出这样的建议”,Leach说,观察到不可预测性似乎“贯穿整个系统”。

美国知识产权法协会前主席Barbara Fiacco说,专利适格性问题仍然是AIPLA成员的一个“巨大担忧”,这些成员都是知识产权从业者。NYIPLA表示,这些担忧超出了传统的技术和生物制药领域。

“机械和航空电子行业的人给审查员打电话,问‘我们能做些什么来避免这种混乱?’”,艾萨克森说。“他们最终不得不缩小范围,让其他人更容易避免侵权”。

影响公司的决策

并不是所有人都同意美国需要改变。

谷歌对USPTO表示,目前专利的适格性法律并未影响其获得人工智能或量子计算专利的能力。

为Twitter、Facebook和亚马逊等公司服务的游说团体互联网协会(Internet Association)对此表示赞同,称目前的专利申请适格法律鼓励更全面的披露和更准确的撰写专利申请。

但许多公司表示,围绕美国专利适格的不确定性影响了战略决策。

IBM每年在美国获得的专利数量一直居各公司之首。该公司对USPTO表示,如果不做出改变,它可能会将研究转向其他领域吗,或寻求替代保护。

“由于IBM和其他公司更多地依赖商业秘密和版权保护,新的突破性想法将被隐藏在公众视野之外,其他实体将无法从之前的故事中学习或改进他们,从而破坏专利体系所基于的基本协议”。

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